Mi marca se parece a otra ¿estoy en problemas?
Una marca se puede parecer a otra, pero no siempre esto significa que vayan a haber problemas legales.
Como expliqué en mi post anterior al respecto, esto dependerá de los servicios que las marcas ofrecen al mercado o las clases Niza.
No obstante, mencioné un tema importante: el riesgo de confusión.
Comenté que era el peor de los mundos, porque efectivamente lo es para cualquier solicitante de una marca.
Es más fácil que pase un elefante por un aro, a que una marca con riesgo de confusión sobreviva una oposición.
Pero esto no tiene por qué ser su caso.
Para ello, existe un análisis llamado cotejo marcario o de signos que permite orientarse en este tema.
De esta forma, un asesor especializado podrá emplearlo para atacar la marca del contrario o bien defender la suya.
A continuación sus elementos.
Riesgo de confusión y tipos de riesgo
El riesgo de confusión básicamente alude a que dos signos, cuando son comparados bajo ciertos parámetros de observación, tengan un alto potencial de inducir a error a un consumidor medio.
¿Cómo se da ese error?
Depende del tipo de riesgo de confusión.
Si es directo, se tratará de que el consumidor compra la marca X pensando que es la marca Y o viceversa.
Por ejemplo, quien compra una lata de SODAAUTO en lugar de AUTOSODA.
Si es indirecto, se tratará de que el consumidor piense que ambas marcas vienen de un mismo origen empresarial.
También se le llama riesgo de asociación, por ejemplo que el consumidor piense erróneamente que hay alguna colaboración entre empresas o bien, que ambas marcas vienen de la misma empresa.
El cotejo de marcas: reglas para analizar las marcas
Cotejar significa comparar los signos.
Para hacer esta comparación, deberán comprarse los dos signos sucesivamente y a la par.
Debe situarse el examinador en una situación de mercado, como si fuera un consumidor normal de la marca.
Entre otras cosas, se da prioridad a las semejanzas por encima de las diferencias.
Se dan énfasis a los elementos distintivos y no a los genéricos: SODA es un término genérico que no puede ser apropiado por nadie en la categoría de refrescos. En cambio, AUTO sí se trata de un elemento arbitrario para esa categoría, entonces se da énfasis a AUTO.
Esto se encuentra detallado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.
Principio de análisis global de marca
Se debe tomar en cuenta la marca como un todo.
O sea, si la marca es «AUTOSODA» entonces se debe analizar así, no solo «AUTO» o «SODA» por separado.
Esto no es contradictorio con el párrafo anterior, el cotejo debe realizarse entre AUTOSODA y SODAAUTO, si se irrespetara el análisis global, el cotejo se haría entre signos que no existen.
Es decir SODA vs. SODA (o su reverso, AUTO y AUTO).
Así se evita el cherry-picking al momento de cotejar.
Aspectos fonéticos, ideológicos y gráficos de la marca
En el artículo mencionado arriba se menciona esto en el primer inciso.
Para cotejar dos signos distintivos o marcas deben analizarse estos tres niveles.
Fonético: que al pronunciarse suenen de manera similar.
Ideológico: que el signo tenga significados similares.
Gráfico: que tengan parecido visual.
Siempre debe examinarse con base en el consumidor medio en la situación habitual del mercado.
Con solo que el signo coincida en un aspecto hay una gran posibilidad de que exista riesgo de confusión.
El contexto del consumidor
Esto dependerá del mercado en el que la marca opera.
Se parte del supuesto de que el consumidor medio no actúa igual en todos los mercados, no será igual en un mercado de productos de bajo valor y de compra cotidiana (como cepillos dentales) a un mercado especializado, de artículos de lujo o de alto valor.
El rigor con el que un consumidor medio examina en cada uno de estos contextos puede cambiar drásticamente e inclinar la balanza a favor o en contra de que exista riesgo de confusión.
El riesgo de confusión es potencial, no efectivo
Esto es un aspecto importante que no debe pasarse por alto.
No basta con que la confusión se haya producido efectivamente, sino que el examinador deberá de situarse en una situación potencial.
Es decir, si la confusión es potencial al cotejar los signos, es suficiente para tomar una decisión.
Cotejo entre AUTOSODA y SODAAUTO
He aquí un ejemplo de cotejo entre signos distintivos ficticios de marcas de gaseosa.
Titular: AUTOSODA S.R.L.
Signo: AUTOSODA
Clase: 35
Descripción: Bebidas gaseosas y refrescos.
Análisis fonético: au-to-so-da.
Análisis gráfico: letras blancas, rectángulo con bordes redondeados y enmarcado con una línea blanca, de color rojo.
Análisis ideológico: nombre de fantasía.
Titular: Refrescos Roca S.A
Signo: SODAAUTO
Clase 35
Descripción: Refrescos y bebidas gaseosas.
Análisis fonético: so-da-au-to.
Análisis gráfico: letras blancas, rectángulo con bordes redondeados y enmarcado con una línea blanca, de color azul.
Análisis ideológico: nombre de fantasía.
En este caso, considero que como mínimo hay un riesgo de confusión indirecta, porque lo único distinto es el orden de las letras y el color del logo.
Por tanto, si SODAAUTO fuese una marca posterior a AUTOSODA y estos últimos presentaran una oposición, le daría la razón a AUTOSODA.
Qué significa esto para su marca
En pocas palabras, que no todo está perdido.
Dependiendo del caso, hay bastante margen para apelar oposiciones o cancelaciones de su marca.
En otros casos, es mucho más complicado.
Por eso es necesaria la asesoría preventiva antes de registrar un signo, incluyendo entre otras cosas un estudio de mercado que dictamine si hay marcas que puedan causar ese riesgo de confusión.
