¿Qué es un due diligence?
Un due diligence, en sentido amplio, es un estudio que se hace sobre un activo próximo a ser adquirido.
Puede incluir auditorías, estudios registrales, exámenes de su situación jurídica, revisión de su situación fiscal, entre otros.
Es decir, todos los aspectos relevantes sobre ese activo son examinados de previo.
Se suele dar en muchas áreas, como bienes raíces o fusiones y adquisiciones, en donde estos estudios suelen ser exhaustivos y muy costosos.
¿Qué es un due diligence de marcas?
Es ese mismo proceso explicado anteriormente, pero esta vez aplicado a la viabilidad de registrar o adquirir marcas.
Se realiza para estimar qué posibilidades tiene el signo distintivo de una empresa de ser registrable de acuerdo a los requisitos que debe cumplir para tener una marca registrada.
También para examinar que no existan otras marcas similares ya registradas y que puedan inducir a confusión.
Esto se realiza antes de invertir en un negocio bajo un signo, nombre o logo.
¿Por qué importa hacer un due diligence de marcas?
Este proceso es importante porque, aunque parezca sencillo, registrar una marca es un acto que puede acarrear consecuencias legales, financieras y de branding al punto de ser críticas.
Si se intenta hacer un registro de una marca y este no prospera dado que el signo no tiene suficiente distintividad, se habrá perdido tiempo, dinero y se habrá invertido en un negocio cuyo signo es genérico.
Esto en el mejor de los casos.
En el peor de los casos, puede haberse estando operando en el mercado con signos o logos parecidos a los de otra marca y esto puede acarrear responsabilidad civil por infracciones a la propiedad intelectual.
También pueden verse consecuencias relacionadas con la legislación de competencia y del consumidor en la mayoría de los países.
Esto sin mencionar que podría darse el caso donde la marca afectada exige el pago de una licencia para poder utilizar su signo.
Además, aún sin consecuencias legales, el esfuerzo de rebranding implica costos importantes en diseño, imprenta, marketing digital e imagen reputacional.
Un buen due diligence sobre un signo es capaz de reducir al máximo posible estos riesgos.
¿Qué aspectos debe cubrir un due diligence de marcas?
Para AUTORATIA, un due diligence de marcas debe cubrir dos aspectos principales.
I. Antecedentes
- Examen en WIPO Publish de marcas similares
- Fechas de publicación de marcas similares en caso de que existan
- Detección de prioridades internacionales a favor o en contra (si las hay)
- Posibilidad de confusión con marcas notorias (aunque no estén registradas en el país)
- Detección de prelaciones a favor o en contra (si las hay)
- Detección de marcas confundibles en el mercado (aunque no estén en proceso de registro)
II. El Signo
- Análisis fonético, ideológico y gráfico
- Tipo de marca (mixta, de fantasía, sonora, descriptiva, evocativa, tridimensional)
- Fuerza del registro en cada clase Niza (no siempre tiene la misma en todas las clases)
- Análisis de arbitrariedad y distintividad del signo
- Detección de prohibiciones relativas o absolutas
Estas dos fases son integrales, no excluyentes entre sí.
Con estas dos fases, quedan cubiertos alrededor de 11 aspectos críticos para una marca potencial.
Algunos aspectos pesan más que otros, por ejemplo los relacionados con prohibiciones, confusión con otras marcas o fuerza del registro en cada clase Niza.
Recomendaciones y oportunidades de mejora
Una vez fueron analizados los aspectos anteriormente mencionados, si el signo tiene banderas rojas respecto a alguno de ellos (especialmente los más críticos) entonces el due diligence sirve también para detectarlas.
De esta manera, se pueden ejercer recomendaciones previas a un eventual registro, con base en las oportunidades de mejora encontradas en los aspectos que hay que cambiar para lograr una mayor viabilidad del signo.
No obstante, este análisis es dinámicamente eficiente, por lo que se puede adaptar también para quienes estén interesados en adquirir marcas ya inscritas.
