Introducción
Este post va dirigido a todas las personas que estén interesadas en registrar marcas para sus proyectos o empresas y se encuentren con dudas respecto a los conceptos de prioridad y prelación dentro de este tipo de trámites.
El objetivo con esta guía sencilla, es que el lector comprenda la diferencia entre estos conceptos y su importancia al momento de hacer registros.
Estas son maneras también de evitar el indeseable secuestro de marca (trademark hijacking).
Comencemos.
Resumen del post (TL:DR)
- El derecho de prelación da preferencia al registrar una marca de acuerdo al primer uso de buena fe en el mercado que haya sido realizado por al menos tres meses.
- El derecho de prioridad da preferencia al registrar una marca de acuerdo a la fecha de presentación más antigua de esa misma marca en otros países. Siempre que se invoque expresamente dentro de los plazos legales.
- Una vez vencidos los plazos por ley, se extingue la facultad de activar este derecho preferencial.
- Sólo es válida la preferencia si los trámites se hicieron de acuerdo a las formalidades de ley.
- Las preferencias en el registro no generan derechos de exclusiva, sólamente el registro lo hace.
- Los derechos de marca son independientes entre países. Es decir, si alguien registra en un país exitosamente y lo deniega en otro, esto no anula la marca en el país donde fue exitoso.
- Esto último es una consecuencia del principio de territorialidad del derecho marcario.
Derecho de prelación en marcas
El derecho de prelación aparece en el artículo 4 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos de Costa Rica
Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:
a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.
El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.
Aclaraciones sobre el artículo
Este artículo tiene matices importantes qué hacerle.
Por ejemplo, Costa Rica es predominante un sistema first-to-file (primero en tramitar) y este artículo no contradice eso.
Es importante no confundir derecho preferente a obtener el registro con el nacimiento del derecho sobre la marca.
Es decir, esto no significa que el derecho de marca pasa a ser totalmente first-to-use (primero en utilizar) y que ya no hace falta registrar la marca.
Se trata sólamente una inclusión parcial de elementos de sistemas first-to-use, lo que convierte en mixto al sistema costarricense de marcas.
La prelación es sólo en el registro, es decir, si hay dos personas queriendo registrar la misma marca.
No es que nace un derecho de exclusiva de inmediato por haber utilizado la marca primero, no funciona así.
La prelación es para registrar, pero no crea derechos de exclusiva por sí sola.
Siempre es necesario presentar una solicitud para hacer valer este derecho de prelación.
El uso de la marca: requisitos para la prelación
El uso debe ser local, dentro de los límites territoriales de Costa Rica. La prelación no aplica a usos extranjeros de la marca.
También conviene matizar que no basta cualquier uso de tres meses, debe poder probarse de forma fehaciente de forma que demuestre una reiteración en el tiempo.
Por ejemplo, a través de facturación, publicidad, redes sociales, entre otros documentos.
Interpretación del artículo 4 de la Ley de Marcas
Con eso entendido, el artículo se interpreta así:
Si dos personas quieren registrar la misma marca, la persona con antigüedad mayor en el uso de la marca tiene preferencia sobre la que tiene antigüedad menor.
Pero, el uso debe ser mayor a tres meses en cualquier caso.
Además, debe de ser un uso de buena fe.
Pero puede ser que la marca no esté siendo utilizada o haya sido utilizada por menos de tres meses.
En este caso, la preferencia la tiene quien haya presentado primero la solicitud o quien invoque un derecho de prioridad de fecha más antigua.
Invocar el derecho de prioridad de fecha más antigua
Como ya veremos más adelante, si se tiene un derecho de prioridad de fecha más antigua, debe indicarse.
Adelantando, este derecho de prioridad existe al tener una solicitud con fecha más antigua realizada en otro país.
Esto es crucial, quien no invoque (es decir, poner en conocimiento del Registro) el derecho de prioridad de fecha más antigua, pierde la oportunidad para hacerlo.
Es decir, quien tenga este derecho debe proactivamente interponerlo, no es algo que el Registro haga de oficio.
No obstante, es importante considerar que el derecho de prioridad es el que contiene el artículo 5. Es decir, no es lo mismo que la prelación.
¿Cómo funciona la prioridad internacional en el registro de marcas?
Este derecho existe desde el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883.
Costa Rica es parte de este convenio desde el 31 de Octubre de 1995.
En el artículo 4-A de este Convenio, se encuentra la explicación de este concepto.
A- Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.
Este artículo cuenta con más incisos, que van hasta la letra I por lo que debido a su extensión, no se explicarán todos en este post.
Lo que se explicará en este post es el funcionamiento general de este derecho de prioridad.
El tiempo es oro: El plazo para presentar la prioridad.
Del artículo 5, párrafo segundo de la Ley de Marcas y Signos Distintivos de Costa Rica:
El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.
Es decir, cuando alguien presenta una solicitud en cualquier país, cuenta con 6 meses para extenderla en el extranjero.
Al hacer esto conserva la fecha de primer solicitud como la prioritaria para todas las demás.
Esto crea una retroactividad del derecho de registro del primer solicitante.
Es decir, es como si se trasladara la prioridad a la primer solicitud presentada sobre esa marca en el mundo.
Así, ganando prioridad frente a solicitantes posteriores de esa misma marca, la fecha de primera solicitud es oponible a terceros.
Pero si este plazo de 6 meses vence, ya no se puede activar esta prioridad.
Requisitos para configurar la prioridad de registro de marcas
Además de los requisitos formales, como presentar una copia de la solicitud extranjera o tener que hacerlo con declaración expresa dentro de la solicitud de registro, este derecho requiere de elementos básicos que deben existir para que la prioridad sea válida.
De hecho, ya los repasamos en el post sobre registrar una marca.
Estos tres elementos son:
- Que la marca sea la misma.
- Comprender los mismos productos y/o servicios.
- Que sea el mismo solicitante en ambas solicitudes.
De no darse estos elementos, no se puede hacer la revindicación de prioridad.
Diferencias con patentes
Este derecho de prioridad aplica para toda la propiedad industrial.
Pero por ejemplo, con patentes hay una cuestión importante: el plazo es de 12 meses.
Además una marca se puede volver a presentar si se vence el plazo, aunque ya no tenga prioridad.
Una patente no, una vez vence el plazo, quedó cimentada como registrada sólo en los países donde se hizo efectivo su registro.
