¿Por qué registrar una marca?
La razón es sencilla: para que su marca no sea secuestrada.
Me explico.
Los derechos de propiedad intelectual son todos de exclusiva.
Esto quiere decir que el que los tiene puede excluir a terceros del uso de esa propiedad intelectual.
Quien tiene marcas registradas, puede impedir que cualquier otra persona las utilice.
Si usted tiene un negocio con logos y nombres originales, pero no lo tiene registrado, otra persona puede presentarlos como propios antes de que usted lo haga.
Y si esta persona consigue registrar el derecho, ahora lo puede excluir a usted de utilizar los logos y los nombres del negocio que usted creó.
De esta forma pueden luego exigirle a usted que les pague para que lo dejen emprender en su propio negocio.
Es decir, en términos llanos, extorsionarlo y amenazarlo con interponer recursos legales si usted no les da lo que piden.
Imagínese eso en el contexto de un proyecto artístico, como una banda…
Un desastre total.
A eso se le llama secuestro de marca.
Y no sólo puede darse de parte de una persona particular, sino que es una práctica que pueden realizar incluso empresas y corporaciones.
Esto lo hacen claramente para eliminar la competencia en el mercado sin tener que aportar más valor subjetivo real que la competencia.
Es decir, para no competir de verdad.
Sin tener que esforzarse por competir, innovar, producir mejor ni mucho menos.
Opera de una manera similar al patent-trolling, que ya tratamos anteriormente.
Además, iniciar un litigio para intentar anular ese registro es carísimo.
Y es muy difícil ganarles.
Por eso este post insta a registrar las marcas únicamente desde un uso estrictamente defensivo de la propiedad intelectual.
Para que usted no sea víctima de estas prácticas.
Que no lo agarren descuidado.
Qué debe saber antes de ir a registrar una marca
Si la marca es registrable
El trámite en realidad es bastante sencillo.
Se puede hacer de forma presencial o de forma virtual (con firma digital) a través de WIPO File.
Lo que no es tan sencillo es saber si la marca es registrable.
Para que una marca sea registrable, debe evitar caer en prohibiciones.
Existen prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establecen como criterios para denegar la solicitud.
En esta presentación de PowerPoint del Registro Nacional, podrá explorar las prohibiciones específicas, que son bastantes, con ejemplos varios.
Entre ellas, las más importantes son:
- Que no exista previamente una similar o igual.
- Si representa elementos genéricos ni se llame igual que el servicio o bien que ofrece al mercado
- Que no pueda potencialmente confundirse con una marca ya registrada, que oferte bienes similares o parecidos (aquí no importa si la clase Niza es la misma o no).
- Que no pueda potencialmente confundirse con una marca notoria a nivel mundial.
- Si interfiere con derechos de propiedad intelectual de terceros, como derechos de autor u otros. Por ejemplo, el diseño de la muchacha de la portada de este post (AUTOSODA) fue realizado por cuenta de AUTORATIA, entonces no se podría emplear como marca por un tercero.
No obstante, hay muchas más que también son importantes y es mejor consultarlas antes de hacer nada.
La clasificación de Niza y la clase que corresponde
Se creó en el Arreglo de Niza de 1957.
Cada cinco años se publica una nueva edición de la clasificación de Niza y desde el año 2013, una nueva versión de cada edición por año.
Esta clasificación existe para delimitar el alcance de los derechos de exclusiva para los signos distintivos con base en el segmento del mercado.
Es decir, que si una marca provee servicios de entretenimiento, entonces la protección le aplica a ese sector específico, que está en la clase 41.
Si una marca vende instrumentos musicales, le corresponde la clase 15.
Estos ejemplos están de acuerdo con la versión 2025 de la edición número 12.
Documentos necesarios para el trámite presencial
Los documentos que se requieren no son muchos, son los siguientes. Se deben presentar todos en el Registro de la Propiedad Intelectual del Registro Nacional.
1. Un formulario de presentación donde deben ir todos los datos necesarios
Hay varios tipos de formularios, los dos más comunes son los de solicitud a título personal y los de solicitud a nombre de persona jurídica.
Estos formularios incluyen varios términos que se pueden confundir y los vamos a definir ya mismo.
Marca de fábrica, de comercio o de servicios:
Estas denominaciones indican si la marca produce bienes por cuenta propia, si se dedica a vender bienes ya producidos (como distribuidoras) o si se dedica a ofrecer servicios en el mercado (como bufetes o firmas).
Solicitud divisional:
La solicitud divisional nace a partir de una solicitud original (a veces llamada solicitud madre).
No se trata simplemente de que el formulario sea anexo a un expediente mayor, sino de que el solicitante decide presentar, dentro del mismo procedimiento, una nueva petición que cubre un subconjunto distinto de productos o servicios respecto a los que ya había incluido en la solicitud inicial.
Ejemplo de esto: Fanta Strawberry es una solicitud divisional de Fanta.
Esto también puede ocurrir cuando también hay clases Niza que se desean incluir y antes no estaban. Si yo inscribí mi banda de rock en clase 41 pero luego vendo camisetas con el logo de la banda, debo hacer la solicitud divisional en clase 25, que es la de vestimenta.
Reservas de colores:
Esto indica si se desea tener exclusiva con los colores de una marca. Esto aplica para efectos de los logos y la apariencia de todo lo que tenga que ver con la marca.
Si esto es conveniente o no eso sólo puede saberlo el dueño de la marca, pero lo recomendable es que si la marca no funciona sin los colores de siempre, se reserven.
No lo recomendamos con la finalidad de frenar la creatividad de otras marcas e impedirles utilizar esos colores.
Lo recomendamos con una finalidad defensiva.
Ya que alguien más puede reservar esos mismos colores y obligarnos a removérselos a nuestra marca. Claramente esto sería una situación perjudicial en caso de tener una identidad visual ya definida y que es difícil de cambiar.
La reserva tiene límites, por ejemplo los de la siguiente tabla:
| Motivo | Comentario |
|---|---|
| Falta de distintividad | Un color genérico (e.g azul) suele ser considerado descriptivo y no registrable a menos que haya evidencia de que el público lo asocia con la marca (e.g. Tiffany Blue). |
| Funcionalidad | Si el color cumple una función técnica (por ejemplo, el rojo de los frenos Brembo) no se permite. |
| Exceso de amplitud | Reservar todos los tonos de verde para cualquier producto suele ser rechazado porque abarcaría demasiado. |
Elaboración propia.
Prioridades reclamadas (o Reivindicación de Prioridad):
Es el derecho que adquiere el titular de una marca al presentar una solicitud de registro en un país extranjero dentro del plazo establecido (generalmente seis meses) después de haberla presentado primero en su país de origen, permitiendo que la fecha de presentación original sea considerada como la fecha de prioridad para esa solicitud extranjera.
Esto es para efectos de protección de la marca durante la solicitud en el país extranjero, es decir, que puede retrotraerse a la fecha de la inscripción en el primer país donde se presentó.
Esto impide o invalida solicitudes realizadas por terceros posteriores a esa fecha prioritaria.
El requisito para que esto se pueda hacer es:
- Que la marca sea la misma.
- Comprender los mismos productos y/o servicios.
- Que sea el mismo solicitante en ambas solicitudes.
Es decir, debe haber una simetría entre las solicitudes. No se permite hacer esto con solicitudes asimétricas.
Son elementos necesarios todos, si falta alguno, ya no se puede reclamar la prioridad.
2. Pago de timbres del Registro y del Archivo Nacional
Esto no tiene mucha ciencia…
Es ir a la sucursal del BCR que está en el Registro Nacional, pagar un timbre de $50 dólares por cada clase Niza registrada y uno de 20 colones del Archivo Nacional.
Los timbres blancos deben ser pegados (no engrapados) en la parte de atrás del formulario y deben quedar pegados de forma que se vea bien su contenido.
Los timbres amarillos son de copia/respaldo y son para nosotros.
3. Consideraciones adicionales y tips
- En las solicitudes para personas jurídicas, se debe además incluir un certificado literal de personas jurídicas, este certificado se saca en el propio Registro Nacional.
- En las solicitudes de marca se protegen los signos distintivos como los logos y colores, en las solicitudes de nombre comercial se protege precisamente eso, pero no los signos distintivos. Queda a criterio del empresario valorar cual protección es prioritaria según su caso concreto.
- En el caso de los grupos musicales, es preferible proteger primero el nombre comercial.
Publicación de Edicto en La Gaceta
Si la marca es registrable y ha superado los análisis de fondo, el Registro Nacional nos notificará a nuestro correo y nos enviará un archivo digital que contiene el Edicto, este Edicto debe ser subido digitalmente a la página de la Imprenta Nacional y debe de publicarse tres veces simultáneas.
Una vez hecho esto, se abre un plazo de dos meses para que terceros presenten oposiciones.
Un caso famoso de oposición de registro de marca en nuestro país es cuando Nintendo presentó una oposición al supermercado Super Mario y no le prosperó.
Estas oposiciones tienen un plazo para ser contestadas, al que hay que poner mucha atención o de lo contrario nos arriesgamos a perder el reclamo y que nos anulen el registro permanentemente, sin poder volver a presentarlo.
Inscripción eficaz de la marca
Luego del plazo de 2 meses, el Registro va a inscribir la marca de oficio y nos notificará a nuestro correo una vez haya sido efectuada.
Ahora, nuestra marca ha quedado protegida por los siguientes diez años, en la clasificación Niza que seleccionamos.
Y con esto concluye el procedimiento de registro de marca.
