Introducción: ¿Puedo seguir adelante sin marca?
En principio sí, un negocio puede seguir operando sin marca, porque su registro es facultativo.
Incluso podría, en casos muy específicos, llamarse igual a otra marca y seguir operando sin problemas.
Pero la viabilidad de estos escenarios en la práctica dependerá de varios factores.
Dependiendo del caso, no está todo perdido y hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo subsanar los elementos prohibitivos del registro y reintentar el proceso de inscripción.
Incluso, si las marcas están en mercados muy poco o nada relacionados, no pasa nada.
Claro, siempre que ninguna de las dos sea una marca notoria.
Pero en otros casos, un rebranding es la mejor opción.
Para saber con exactitud cuál su caso, continúe leyendo.
TL:DR – Prohibiciones en marcas
- Prohibiciones absolutas y relativas: ambas bloquean el registro.
- Absolutas: el signo es defectuoso de base (e.g por ser un solo color genérico).
- Relativas: interfieren con derechos de terceros (e.g. derechos de autor).
- Consecuencias:
- Sin registro: no hay derecho de exclusiva.
- No se puede oponer legalmente a copias de terceros.
- Pérdida de oportunidades comerciales (valoración de activos, licencias, contratos).
- Trademark hijacking: no aplica a marcas prohibidas porque no hay nada que secuestrar.
- Registro facultativo: la ley permite comerciar con signos no registrados, incluso prohibidos, siempre que no induzcan a error.
- Competencia desleal: si la prohibición se debe a riesgo de confusión, ahí sí pueden haber problemas serios: demandas, reclamos y necesidad de rebranding.
- Clases Niza: aunque los productos estén en distintas clases, si los mercados son cercanos y hay confusión, sigue siendo un problema.
- Quién puede reclamar:
- Solo los titulares de derechos afectados, facultativamente.
- Excepción: marcas contrarias a orden público o moral (cualquiera puede reclamar).
¿Qué son las prohibiciones de marca?
Existen algunos signos distintivos o nombres comerciales que no se pueden registrar por estar prohibidos.
Especialmente, en los sistemas predominantemente first-to-file, como el costarricense.
Estos sistemas de registro implican que el derecho marcario nace cuando se aprueba la marca formalmente luego de registrarla ante la autoridad competente.
Antes de eso, no se cuenta con derechos exclusivos sobre la misma.
Estas prohibiciones implican un rechazo a la solicitud que se realice al Registro de la Propiedad Intelectual.
Este rechazo, implica que los derechos de exclusiva no se conceden.
En resumen, que no se cuenta con una marca.
Precisamente, por ser un sistema de registro.
Prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas
Mientras subsista la causa de prohibición dentro de los signos, ambas prohibiciones bloquean totalmente el acceso al registro.
Se llaman absolutas o relativas, pero no por el carácter de la prohibición en sí, sino por el motivo.
No es que la relativa esté medio prohibida y la absoluta esté totalmente prohibida ya que ambas lo están, en tanto no se cambie lo que se tenga que cambiar.
Cuando son absolutas, es por por razones intrínsecas, es decir, que se considera defectuosa de base.
Cuando son relativas, es por razones no intrínsecas, pero que interfieren con otros derechos de propiedad intelectual de terceros, es por eso es que es relativa.
Relativa a otros derechos de propiedad intelectual como los derechos de autor, indicaciones geográficas, entre otros.
La lista de prohibiciones se encuentra en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos de Costa Rica.
También están en este Power Point del Registro Nacional, con ejemplos.
Estas prohibiciones eliminan la posibilidad de registrar los signos, mientras no se hagan los cambios necesarios para cambiar los aspectos de la marca que la hacen prohibida.
Esto tiene consecuencias como por ejemplo perder valoración de activos intangibles, no poder oponerse al uso de terceros y perder oportunidades comerciales con la PI como licencias o contratos de franquicia.
El registro es facultativo
Esto lo dice el artículo 4 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, en su último enunciado.
El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.
Esto aplica para cualquier signo distintivo.
En el caso de los signos que caen en prohibiciones, lo único que es prohibido es registrarlos.
Esto no afecta en absoluto los actos de comercio que el negocio realice, se puede vender, comprar, arrendar, entre otros actos.
En principio, puede seguir funcionando normalmente, pero sin marca registrada.
Esto es así porque el registro de marca es facultativo, no obligatorio para efectos de poder comerciar.
El trademark hijacking: ¿es posible con marcas prohibidas?
En estos casos, es casi imposible ser víctima de trademark hijacking.
Como no hay derecho de exclusiva, en realidad nadie puede excluir a nadie de utilizar esos logos.
Pero, esto también quiere decir que nadie se puede oponer a las copias precisamente por eso mismo.
Considere esto: para que haya secuestro tiene que haber algo que secuestrar.
Es importante tomar en cuenta que una prohibición sólo implica que esos signos no tendrán derecho de exclusiva.
Nada más.
Tener una marca prohibida, en casos muy concretos (como la falta de distintividad) puede eliminar la posibilidad de que alguien envíe cartas de ceses y desistimientos, le excluya de utilizar esos signos, inicie procesos y demandas para sacarle del mercado o decomise mercancías.
¿Con cuál derecho de exclusiva van a hacer esto?
Eso sí, con la única excepción de que alguien logre modificar el contenido de la marca prohibida (por genérica, por ejemplo) y consiga hacerla lo suficientemente distintiva para el registro, pero conservando elementos similares a la anterior y de esta forma intente bloquear el uso a quienes tienen la marca genérica por riesgo de confusión.
Estos escenarios se verán más adelante en este post y son de especial atención dadas sus implicaciones.
Un matiz importante: La competencia desleal
Es importante considerar que si bien, tener una marca prohibida por sí mismo no impide comerciar, hay algo con lo que tener muchísimo cuidado:
Las prohibiciones que inducen a error.
En general, cualquier prohibición que implique inducir a error al consumidor es un problema para poder comerciar con esos signos.
Cuando el motivo de la prohibición sea que existe riesgo de confusión con otras marcas ya registradas, en este caso sí hay un problema.
Esto ya que al darse ese supuesto, entra en escena la legislación proteccionista del consumidor.
Es decir, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472.
Esto sí que puede traer consigo impedimentos para comerciar y además, sufrir todas las consecuencias legales ya mencionadas.
También es importante considerar que para que exista competencia desleal hay que demostrar daño o amenaza del mismo.
Pero en marcas no, simplemente con que exista potencialidad de riesgo de confusión es suficiente para configurar una infracción.
Estos detalles son cruciales.
El riesgo de confusión: el peor de los mundos
Sí, así como lo dice el encabezado.
El riesgo de confusión opera tanto para prohibir el registro como para clasificar el uso de los signos o logos como un acto de competencia desleal.
Es decir, en cualquiera de los dos escenarios, tener una marca así no tiene absolutamente ninguna ventaja.
Una marca prohibida, pero que no cause riesgo de confusión con una ya registrada, puede seguir operando sin perturbaciones, pero sin derecho de exclusiva también.
Una marca prohibida y que además cause riesgo de confusión, está expuesta a que se le formulen reclamos por parte de los titulares de las marcas infraccionadas.
Con el argumento de que el riesgo de confusión podría inducir a error a los consumidores.
Esto de acuerdo a legislación del consumidor ya mencionada.
Además, basta la potencialidad de inducir a error para sancionar, en este caso específico no siempre hace falta probar el error.
Es decir, esta marca no podría operar en el mercado sin potenciales perturbaciones a su actividad.
Pero mi producto está en otra clase Niza ¿hay algún problema?
Puede ser que sí.
En caso de que los productos se encuentren en mercados muy alejados entre sí, por ejemplo, hotelería y servicios contables, entonces en este caso no hay problema.
Pero si se encuentra en mercados muy similares, como bebidas alcohólicas (clase 33) y bebidas energéticas (clase 32) entonces no importa la clase Niza.
Aunque las clases Niza sean distintas, todavía se puede llegar a determinar el riesgo de confusión por proximidad.
Las marcas notoriamente conocidas
Estas son aquellas especialmente reconocidas, que trascienden fronteras y mercados.
Aquí entran muchas de las marcas más famosas del mundo.
La similitud con estas marcas crea un enorme peligro de que se determine riesgo de confusión con respecto a la marca anterior.
En algunos países marcas pueden ser altamente distintivas por su notoriedad y renombre. Las notorias son aquellas reconocidas a nivel mundial, mientras que las de renombre son reconocidas a nivel regional o en círculos comerciales específicos.
En Costa Rica, esta distinción no se hace, se le conoce como marcas notoriamente conocidas en sentido genérico a todas las ya mencionadas, cuyos requisitos están en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos.
Pero también pueden ser altamente distintivas por ser de fantasía. Las marcas de fantasía son aquellas que utilizan signos o nombres que no significan nada, que son palabras inventadas.
El problema con tener signos que se parecen a estas marcas es que es un agravante del riesgo de confusión y se puede interpretar más extensivamente, incluso dejando de lado cuestiones como si la marca notoriamente conocida esté en el país o no, o su clase Niza.
Mi marca es prohibida ¿qué pasa?
Aquí hay dos escenarios:
Si la marca no cae en los supuestos de riesgo de confusión donde pueda intervenir la legislación del consumidor, no pasa nada, simplemente que esos signos no tienen derecho de exclusiva.
Es verdad que siempre se asume el costo de oportunidad, en términos comerciales y competitivos, de no tener marca.
Pero todavía se puede comerciar: en términos legales, bajo este supuesto, no pasa nada (literalmente nada, ni lo bueno ni lo malo).
No obstante, si la marca cae en los supuestos de intervención de la legislación del consumidor, no sólamente no hay derechos de exclusiva, sino que también existen todas las consecuencias legales potenciales de una infracción.
Es decir, si se determina que cae en riesgo de confusión.
Ya aquí no hay otra opción más que el rebranding.
También se pueden subsanar los elementos que causan la prohibición y volver a intentar el registro.
Pero si sigue usando una marca prohibida en riesgo de confusión, puede exponerse a demandas costosas.
Importante considerar: El reclamo es facultativo para los legitimados
Esto lo que significa es que la intervención o perturbación a la actividad de la marca infractora no la hace el Estado de oficio.
Esto funciona con la regla de legitimación para la propiedad intelectual en general: Sólo pueden reclamar quienes tengan los derechos.
En este caso, los titulares de las marcas infraccionadas por riesgo de confusión.
La única excepción a esto: marcas que vayan contra el orden público o la moral.
En estos casos cualquier persona está legitimada para hacer reclamos.
El Estado también puede reclamar en estas excepciones por eso mismo y también en caso de que exista riesgo de engaño al consumidor.
Este escenario es similar al del riesgo de confusión, pero ampliado en cuanto a su legitimación.
¡Psst!… Un tip de calle por leer hasta el final
Para la práctica: Al momento de registrar una marca, al indicar la clase Niza, es fundamental hacer una descripción amplia y precisa de lo que su negocio o proyecto hace en esa clasificación. Todos los registradores corporativos y abogados de marcas lo hacen. Esta descripción amplia puede simplificar debates, ganar una oposición y evitar el riesgo de confusión. No la deje genérica, explique lo que su negocio hace y sea MUY específico.
